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一致点・相違点の変更があっても無効理由通知は必要ないとした事例（知財高裁平成24年7月4日判決・平成23年(行ケ)10313号)
知財高裁平成24年7月4日判決・平成23年(行ケ)10313号は、審決が原告が主張した一致点及び相違点と異なる一致点及び相違点を認定した場合でも、それは特許法１５３条２項の「当事者の申し立てない理由」には該当しないから、無効理由通知を発する必要はなかった、よって審決に手続的違法はなかったとしました。
第１ 判旨の引用
「３ 取消事由２（容易想到性に係る判断の誤り）について
(1)特許法１５３条２項違反について
ア 原告は，無効審判請求書において審判請求人であった原告が主張した一致点及び相違点と異なる一致点及び相違点を認定した本件審決には，特許法１５３条２項に違反する違法があると主張する。
イ 原告は，本件特許無効審判請求書において，特許を無効にする根拠となる事実の１つとして，特許法２９条２項に該当することを主張するとともに，引用例１を始めとする証拠を挙げ，本件発明と引用例１に記載された発明との対比を主張した（甲１６）。本件審決は，引用例１を主引用例として本件訂正発明が特許法２９条２項の規定を満たしているか否かを審理し，前記第２の３のとおり本件訂正発明２と引用発明との一致点及び相違点を認定した上，原告が挙げた証拠を検討して本件訂正発明が容易に想到することができたとはいえない旨判断した。なお，本件審決における本件訂正発明２と引用発明との一致点及び相違点の認定は，原告が無効審判請求書に記載した主張や被告の本件無効審判における主張とは同一のものではない。
ウ 特許法１５３条２項は，審判において当事者が申し立てない理由について審理したときは，審判長は，その審理の結果を当事者に通知し，相当の期間を指定して，意見を申し立てる機会を与えなければならないと規定している。これは，当事者の知らない間に不利な資料が集められて，何ら弁明の機会を与えられないうちに心証が形成されるという不利益から当事者を救済するための手続を定めたものである。
したがって，特許法１５３条２項にいう「当事者の申し立てない理由」とは，新たな無効理由の根拠法条の追加や主要事実又は引用例の追加等，不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなりあらかじめ通知を受けて意見を述べる機会を与えなければ著しく不公平となるような重大な理由をいうものであって，特定の引用例に基づいて当該発明が容易に想到できるか否かの判断の過程における一致点や相違点の認定は，上記「当事者の申し立てない理由」には当たらないと解される。
よって，審決における特定の引用例との一致点や相違点の認定が，審判手続における当事者の主張するそれと異なっていたとしても，そのことをもって直ちに同項に違反するものとはいえない。また，特許無効審判の判断の過程において，当事者の一致点や相違点に係る主張に拘束されるものではない。
エ よって，原告の上記主張は，理由がない。」
「(6) 原告の主張について
ア 原告は，本件審決が，相違点２ないし６を相違点Ａとしてまとめて判断し，個別に判断しなかったことを論難する。
しかしながら，発明の容易想到性の判断に当たり，相違点を発明の技術的課題の観点からまとまりのある構成の単位で判断することは，違法ではない。相違点２ないし６は，いずれも側面保持部材被覆部材に備えられる溝部と，この溝部に嵌合可能に設けられる透光レンズについて規定しているものであり，透光レンズの破損防止という本件訂正発明２の課題を解決するための構成であるから，相違点２ないし相違点６に係る事項をまとめて相違点Ａとして判断した本件審決に，取り消すべき違法はない。」
第２ 私のコメント
知財高裁平成24年7月4日判決・平成23年(行ケ)10313号は、2つの論点について判断しています。
第1は、特許法153条2項にいう「当事者の申し立てない理由」(これに該当するなら無効理由通知が必要になる)について，「新たな無効理由の根拠法条の追加や主要事実又は引用例の追加等，不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなりあらかじめ通知を受けて意見を述べる機会を与えなければ著しく不公平となるような重大な理由をいうものであって，特定の引用例に基づいて当該発明が容易に想到できるか否かの判断の過程における一致点や相違点の認定は，上記「当事者の申し立てない理由」には当たらない」と解しています。
第2は、無効審判の審決が複数の相違点をまとめて相違点Aとして(複数の相違点を技術的課題の観点からまとまりのある構成の単位として)容易想到性を判断したことは違法ではないとしています。
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一致点・相違点の変更があっても無効理由通知は必要ないとした事例（知財高裁平成24年7月4日判決・平成23年(行ケ)10313号)
知財高裁平成24年7月4日判決・平成23年(行ケ)10313号は、審決が原告が主張した一致点及び相違点と異なる一致点及び相違点を認定した場合でも、それは特許法１５３条２項の「当事者の申し立てない理由」には該当しないから、無効理由通知を発する必要はなかった、よって審決に手続的違法はなかったとしました。
第１ 判旨の引用
「３ 取消事由２（容易想到性に係る判断の誤り）について
(1)特許法１５３条２項違反について
ア 原告は，無効審判請求書において審判請求人であった原告が主張した一致点及び相違点と異なる一致点及び相違点を認定した本件審決には，特許法１５３条２項に違反する違法があると主張する。
イ 原告は，本件特許無効審判請求書において，特許を無効にする根拠となる事実の１つとして，特許法２９条２項に該当することを主張するとともに，引用例１を始めとする証拠を挙げ，本件発明と引用例１に記載された発明との対比を主張した（甲１６）。本件審決は，引用例１を主引用例として本件訂正発明が特許法２９条２項の規定を満たしているか否かを審理し，前記第２の３のとおり本件訂正発明２と引用発明との一致点及び相違点を認定した上，原告が挙げた証拠を検討して本件訂正発明が容易に想到することができたとはいえない旨判断した。なお，本件審決における本件訂正発明２と引用発明との一致点及び相違点の認定は，原告が無効審判請求書に記載した主張や被告の本件無効審判における主張とは同一のものではない。
ウ 特許法１５３条２項は，審判において当事者が申し立てない理由について審理したときは，審判長は，その審理の結果を当事者に通知し，相当の期間を指定して，意見を申し立てる機会を与えなければならないと規定している。これは，当事者の知らない間に不利な資料が集められて，何ら弁明の機会を与えられないうちに心証が形成されるという不利益から当事者を救済するための手続を定めたものである。
したがって，特許法１５３条２項にいう「当事者の申し立てない理由」とは，新たな無効理由の根拠法条の追加や主要事実又は引用例の追加等，不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなりあらかじめ通知を受けて意見を述べる機会を与えなければ著しく不公平となるような重大な理由をいうものであって，特定の引用例に基づいて当該発明が容易に想到できるか否かの判断の過程における一致点や相違点の認定は，上記「当事者の申し立てない理由」には当たらないと解される。
よって，審決における特定の引用例との一致点や相違点の認定が，審判手続における当事者の主張するそれと異なっていたとしても，そのことをもって直ちに同項に違反するものとはいえない。また，特許無効審判の判断の過程において，当事者の一致点や相違点に係る主張に拘束されるものではない。
エ よって，原告の上記主張は，理由がない。」
「(6) 原告の主張について
ア 原告は，本件審決が，相違点２ないし６を相違点Ａとしてまとめて判断し，個別に判断しなかったことを論難する。
しかしながら，発明の容易想到性の判断に当たり，相違点を発明の技術的課題の観点からまとまりのある構成の単位で判断することは，違法ではない。相違点２ないし６は，いずれも側面保持部材被覆部材に備えられる溝部と，この溝部に嵌合可能に設けられる透光レンズについて規定しているものであり，透光レンズの破損防止という本件訂正発明２の課題を解決するための構成であるから，相違点２ないし相違点６に係る事項をまとめて相違点Ａとして判断した本件審決に，取り消すべき違法はない。」
第２ 私のコメント
知財高裁平成24年7月4日判決・平成23年(行ケ)10313号は、2つの論点について判断しています。
第1は、特許法153条2項にいう「当事者の申し立てない理由」(これに該当するなら無効理由通知が必要になる)について，「新たな無効理由の根拠法条の追加や主要事実又は引用例の追加等，不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなりあらかじめ通知を受けて意見を述べる機会を与えなければ著しく不公平となるような重大な理由をいうものであって，特定の引用例に基づいて当該発明が容易に想到できるか否かの判断の過程における一致点や相違点の認定は，上記「当事者の申し立てない理由」には当たらない」と解しています。
第2は、無効審判の審決が複数の相違点をまとめて相違点Aとして(複数の相違点を技術的課題の観点からまとまりのある構成の単位として)容易想到性を判断したことは違法ではないとしています。
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